專利申請的創造性高低不僅取決于專利申請的技術內容本身,而且取決于采用的審查方式。
目前,審查員判斷創造性的較為普遍并且可操作性較強的方法為三步法:(1)確定最接近的現有技術;(2)確定發明的區別技術特征和發明實際解決的技術問題;(3)判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。
然而,并非所有在現有技術的基礎上通過邏輯分析、推理或試驗所獲得的發明都是顯而易見的,當事人在閱讀申請文件的基礎上進行事后分析很容易犯"事后諸葛亮"的錯誤,因此,不能簡單運用"通過三步法合乎邏輯的分析、推理或有限的試驗可以得到"而武斷得出發明是顯而易見的結論。
由于審查員閱讀申請文件與對比文件是基于技術方案本身的基礎上進行邏輯分析、推理認為本申請文件的發明點基于對比文件是顯而易見的,而審查員有時候往往忽略了發現問題及提出的問題的本身也是作為判斷創造性的一個重要指標,就錯誤下結論說該申請沒有創造性。
專利審查操作規程 (2011修訂版)實審分冊關于創造性的部分,第4.1節“新的構思或者尚未認識到的技術問題”:認識發明所要解決的技術問題已經超出了本領域技術人員的能力或水平,但問題一經提出其解決手段是顯而易見的,此時發明與現有技術相比是非顯而易見的具備創造性。
個人認為,當審查員所檢索出的文件全都沒有披露現有技術中存在本發明要解決的技術問題時,就可以從“認識發明所要解決的技術問題已經超出了本領域技術人員的能力或水平”這一點上來進行說理。
審查員只是生硬的用三步法評創造性。值得一提的,三步法只是創造性判斷中最常采用的方法,而非唯一的方法,對于創造性的判斷,個人感覺,應該更靈活些。
確定區別技術特征和發明實際解決的技術問題,是“三步法”中的第二步,在創造性的顯而易見性判斷中具有承上啟下的關鍵作用,對創造性審查結論有直接影響。由于“發明實際解決的技術問題”的確定,需要審案人員對發明與最接近現有技術的方案構成、技術效果等進行綜合分析之后予以確定,所以比較容易出現主觀判斷的錯誤,在審查實踐中也確實存在一些背離“三步法”精神實質的不當做法,這些不當做法有些直接導致了創造性審查結論的不正確。即是說,如果在創造性審查中,脫離了對該技術問題的考察,只是片面關注區別技術特征本身是否在其他現有技術中記載,將影響創造性評判結果的正確性。
特別是,在創造性判斷的三步法中的第二步和第三步中,要確定發明的區別技術特征和發明實際解決的技術問題,并且使本領域的技術人員在面對所述技術問題時,有動機改進該最接近的現有技術并獲得要求保護的發明。由于以上判斷步驟是在審查員理解了本發明之后所進行的判斷過程,所以這兩個步驟本身只考慮了解決技術問題的動機和所采用的技術方案,但是卻忽略了提出或者發現技術問題中所包含的非顯而易見性。在很多情況下,一項發明的難點往往在于提出或者發現技術問題,一旦該技術問題明了,則解決方案對于本領域技術人員而言可能非常簡單或明顯。此時簡單地套用三步法往往會得出發明是顯而易見的錯誤結果。
最后總結一下,從技術上問題的角度出發答復創造性的套路:“技術問題答案搜索法”,其做法如下:在三步法中第(2)步確定了技術問題之后,在第(3)步判斷是否有啟示時,優先搜索在第(2)步中所確定的技術問題及其答案,而不是去搜索相應區別技術特征;如果搜索該技術問題時,得到了與本發明相同或相似的答案,則應判斷有啟示;否則,沒有直接啟示。
作者:高沃知識產權 電學部 馮靜
來源:北京高沃知識產權(ID:cdmeiyi.cn)