前言

       中國專利法規定，發明必須具備創造性才能獲得專利權，而“慣用技術手段問題”是在專利的實質審查過程中常常遇到的難題。本文從專利撰寫和實質審查兩個方面闡述了如何防范和應對“慣用技術手段問題”，以便盡可能地維護申請人的利益。

      在專利撰寫說明書的過程中，申請人最好將對現有技術的所存在的問題的認識，同現有技術本身分割開，即不要將申請人對技術問題的認識（或解決技術問題的思路）寫入到背景技術中。因為這樣做可以在一定程度上避免審查員直接做出“根據背景技術中對技術問題的認識，很容易想到本發明的技術方案”的審查意見。

      在專利實質審查過程中，需要注意以下幾點：

      第一，該技術特征在本申請申請日之前的不屬于本領域的慣用技術手段。

      一般而言，在申請日與審查員開始實質審查之間至少有一年多的時間差。在當今科技日新月異的情況下，有可能出現某項發明創造在還未完成審查之前就已經在市場上得到廣泛應用的情況。

       例如，針對office 2007的新功能的發明專利申請，審查員在進行實質審查時就可能在自己的電腦上使用該項新功能了，從而容易得出該功能屬于本領域的慣用技術手段的結論。然而，本領域的慣用技術手段應當是指申請日之前就已經成為本領域普通技術人員為解決某個技術問題通常采用的技術手段，而不能把申請日之后、實質審查日之前在本領域中得到廣泛應用的技術手段認為是本領域的慣用技術手段。

      第二，該技術特征具有意想不到的技術效果。

      發明取得了預料不到的技術效果，是指發明同現有技術相比，其技術效果產生“質”的變化，具有新的性能，或者產生“量”的變化，超出人們預期的想象，這種“質”或者“量”的變化是事先無法預測或推理出來的。根據審查指南的規定，如果發明與現有技術相比具有預料不到的技術效果，則不必懷疑其技術方案是否具有突出的實質性特點，可以確定發明具備創造性。

       例如，本領域技術人員在準備黑色橡膠配料時，加入的碳黑含量一般在3%左右。發明人將加入的碳黑含量從3%增加至30%。事實證明，加入30%碳黑生產出來的橡膠具有原先不曾預料到的高強度和耐磨性能。因此，將碳黑含量從3%增加至30%這一技術特征具有意想不到的技術效果，并不屬于本領域的慣用技術手段。

      第三，該技術特征本身很常規，但是運用該技術手段解決相應的技術問題是非顯而易見的。

      一項技術方案是由技術問題、技術手段和技術效果三者構成的。一般來說，發明人要首先找到技術問題，才會有動機去尋找特定的技術手段來解決該技術問題，從而獲得期望的技術效果。有時，一項發明創造的難點往往在于提出或者發現技術問題本身，而在發現技術問題之后再應用相關的技術手段來解決該技術問題反而是比較容易的。因此，發現技術問題的非顯而易見性也是衡量一項發明創造是否具有創造性的一個方面。
 

      第四，該技術特征不能與對比文件結合以得到本申請的技術方案。

      這包括兩點： (1)對比文件給出了相反的教導或啟示，本領域技術人員不會想到在本申請中應用該技術特征； (2)將該技術特征應用到對比文件中會導致對比文件的技術方案無法實施或者達不到預期的技術效果。

       對于第(1)點，如果對比文件明確指出不能采用某個技術特征來解決特定的技術問題，而本申請克服了對比文件中的偏見，即偏偏就用該技術特征來解決該特定的技術問題并且達到了相應的技術效果，則申請人可以爭辯對比文件給出了相反的教導或啟示，本領域技術人員不會有動機將該技術特征應用到對比文件中以得到本申請的技術方案。

       消除審查員對專利申請的創造性異議是在專利授權之前所面臨的首要任務，而解決慣用技術手段問題又是克服創造性缺陷過程中的難點所在。專利代理人如果在專利撰寫和實質審查過程中能夠盡量多地采取上述策略，就有可能提高爭辯成功的概率，從而維護申請人利益，同時還可能降低審查員在后續審查意見通知書中提出慣用技術手段問題的概率，由此降低后續答復的難度。

       高沃知識產權擁有一批集理論和實踐經驗、覆蓋全領域的專利代理人隊伍，針對客戶的技術，高沃專利代理人遵守嚴格的工作流程，確保更完善、嚴密、有效地保護客戶的專利權益。在此提醒廣大申請人，無論您所申請的申請文件存在任何問題，請及時向我們咨詢，我們的使命是用知識產權為客戶創造最大價值。